美国ITC发布对LED景观照明装置的337部分终裁，它教会了我们什么？

今年以来，美国发起了多起337调查，多家中国公司牵涉其中。日前，美国ITC就发布公告对LED景观照明装置及组件做出337部分终裁，基于同意令终止对列名被告的调查。

同意令是什么？337调查终止的途径有哪些？

ITC发布对LED景观照明装置的337部分终裁

中国贸易救济信息网消息显示，2021年10月6日，美国国际贸易委员会（ITC）发布公告称，对特定LED景观照明装置及其组件（调查编码：337-TA-1261）作出337部分终裁：对本案行政法官于2021年9月10日作出的初裁（No.20）不予复审，即基于同意令终止对列名被告Lumien Enterprise, Inc. d/b/a Lumien Lighting of Acworth, GA、Jiangsu Sur Lighting Co., Ltd., of Yancheng, Jiangsu Province, China的调查，并发布同意令。

据悉，2021年3月9日，美国Wangs Alliance Corporation d/b/a WAC Lighting of Port Washington, NY向美国ITC提出337立案调查申请，主张对美出口、在美进口和在美销售的该产品侵犯了其专利权（美国注册专利号10,571,101、10,920,971），请求美国ITC发布有限排除令、禁止令，美国ITC并于4月8日投票决定启动337调查。

2021年7月29日，美国ITC发布终裁：对本案行政法官于2021年7月9日作出的初裁（No.13）不予复审，即列名被告美国cBright Lighting, Inc., of San Leandro, CA为缺席被告。

2021年8月18日，美国ITC发布终裁：对本案行政法官于2021年8月4日作出的初裁（No.14）不予复审，即列名被告美国Dauer Manufacturing Corp. of Medley, FL和美国FUSA Corp. of Medley, FL为缺席被告。

美国CAST Lighting LLC, Hawthorne, NJ、 Shenzhen Wanjia Lighting Co., Ltd. d/b/a WONKA（深圳市万家照明有限公司）、美国cBright Lighting, Inc., San Leandro, CA、美国Dauer Manufacturing Corp., Medley, FL、美国FUSA Corp., Medley, FL、美国Lumien Enterprise, Inc. d/b/a Lumien Lighting, Acworth, GA、Jiangsu Sur Lighting Co., Ltd.（江苏舒适照明有限公司）为列名被告。

什么是同意令？

同意令是被告迅速撤出ITC337调查的方法之一。所谓同意令，是指被告自愿同意让他们的产品不进入美国海关，从而换取避免公司的名字出现在海关的排除令名单上。被告也避免了与原告进行漫长的和解谈判，因为同意令是单方面的，并不需要原告的同意。同意令本身实际上是一份表格，各个行政法法官（ALJ）有自己喜欢的版本。被告如果同意表格中的内容的话就可以在上面签字。如果被告想要尽快撤离337调查案，同时不在海关留下不良记录，则同意令是一个很受欢迎的方案。 

同意令与排除令的区别是什么？

排除令是由ITC颁布，由海关执行；同意令是由被告自愿同意的。

什么时候被告应该更认真地考虑同意令？

如果一家公司有多种产品销往美国市场，则同意令会比排除令更为理想，因为一旦有了排除令，即使是排除令不涉及的产品进入美国海关的时候，也会要提供额外的证明，受到额外的审查，从而将清关的速度拖慢。

另外，同意令还可以作为进行和解谈判的筹码。当被告在与原告谈判，试图达成和解（如许可协议等），但如果原告的条件太难满足，可能是要求的许可费太高，则被告可以说，索性去签个同意令，不卖相关产品到美国市场好了，也不就不需要再谈判了。从而，同意令成为了被告与原告谈判许可费的有力筹码。

关于337调查

337调查，又称为不公平进口调查（unfair import investigations）是由美国国际贸易委员会（U.S.International Trade Commission；USITC or ITC）根据美国《1930年关税法》第337节以及相关修正案进行的，该调查绝大多数均是因被指控侵犯知识产权而引起，例如，指控进口到美国的产品侵犯到本国的专利权或商标权。其他的不公平竞争，例如盗用商业秘密，商业外观侵权，虚假广告以及违反垄断法也会被指控，从而引起337调查。

常见的救济措施

在337调查中，主要的救济措施是发布排除令，通知海关侵权货物停止进入美国国内。

美国国际贸易委员会（United States International Trade Commission，缩写USITC）是美国联邦政府下设的一个独立的、非党派性质的、准司法联邦机构。

例如，当被指控的侵权商品进口到美国，专利权人可以请求ITC启动调查。ITC程序旨在通过将被控侵权产品阻止在国边境，进而遏制不公平贸易行为。

ITC调查和向地区法院提起专利侵权诉讼有许多相同之处，但是也有很重要的不同。

首先，337调查由行政法法官（administrative law judge；ALJ）进行，而传统的侵权诉讼是由传统法官或陪审团进行。ALJ的决定由ITC委员会复审，当ALJ发布排除令时，该决定会由美国的总统复审。

其次，专利权人必须展示被控侵权物品的进口冲击了国内相关产业，换句话说，美国国内必须有显著的商业活动因进口侵权货物的不公平竞争受到了损害。

第三，ITC不能就过去的侵权行为判给金钱赔偿，如上所述，可以发布排除令（exclusion order）命令停止进口相关侵权货物。

第四，尽管ITC 调查和普通的地区法院诉讼可能达到相同的效果，但是ITC复杂的程序，给了专利权人采取立即救济措施的希望。

综上，仅仅有337调查，虽然不会面临高额的金钱类损害赔偿，但是却会丢失市场。

如何避免成为337调查的“被告”？

由于发起337调查的门槛逐次降低，越来越多的美国企业开始利用337条款对进口产品提起侵权调查。

①提前做好知识产权侵权风险预警，在生产或出口产品前，委托专业知产机构进行检索，降低侵权风险；

②在接受进口商委托生产对美出口产品的订单时，在委托加工合同中加入关于知识产权侵权纠纷的免责条款；

 

③可委托律师出具出口产品不构成知识产权侵权的法律意见书。

当然，最稳妥的方法就是做好知识产权布局，将产品技术、外观专利等牢牢握在自己的手里。届时不仅可以避免成为被告，若是遇到侵权行为，还可“翻身”成原告，独占市场，保障自身利益。

终止337调查的几种途径？

除了极少数中国企业的美国子公司主动申请启动337调查外，绝大多数的中国企业在337调查程序中处于被申请人的地位。一旦成为被申请人，如何终止337调查程序就成为了我国企业考虑的重点。

1、积极应诉抗辩，迫使申请人撤诉

由于绝大多数337调查案的诉由是专利侵权，被申请人的抗辩理由通常包括：（1）产品不侵权；（2）专利无效；（3）专利不可执行；（4）就涉案专利而言在美国不存在国内产业。在LED显示屏337调查案中，因申请人撤诉而终止调查。该案2018年5月31日启动调查，2018年11月27日，申请人撤诉。作为被申请人之一的上海三思电子工程有限公司（以下简称“上海三思”）的抗辩理由是其没有对美出口、在美进口或在美销售案涉产品或与案涉产品实质相似的产品。公开资料显示，该被申请人的业务代表出具了一份书面声明，声明上述内容；同时，该被申请人与申请人签订了一份保密协议。根据该协议，上海三思不再是此调查案的被申请人。此调查相对于上海三思而终止。此案的特殊性在于，被申请人上海三思抗辩的重点是337调查的产品范围，换言之，即便上海三思有产品出口到美国，但该产品不属于337调查的产品范围。

值得注意的是，337调查中有一个“百日程序”，它是一种快速的证据开示、事实查明和裁决机制，旨在337调查中优先解决是否存在国内产业等前置性问题。

2、签订许可协议

337调查案中当事人之间通过签订专利许可协议达成和解较为常见。专利许可包括交叉许可和单方许可。对于自身技术实力雄厚的企业，可以选择交叉许可；而在单方许可中，许可费用的高低将成为谈判协商的关键条款。企业要结合自身的实际情况决定是通过支付高额的许可费用换取美国市场，还是放弃美国市场。

3、签署同意令

如果被申请人准备放弃美国市场，又不想在美国海关留下记录，可以考虑签署同意令；签署同意令并不等同于承认侵权成立。其与和解的区别在于，和解需要经过申请人同意，而同意令是单方行为，由被申请人在ITC签发的同意令表格上签字即可。

比如在聚晶金刚石复合片337调查案中，2020年12月29日启动调查程序，ITC于2021年3月15日签发同意令。被申请人北京的一家公司同意：（1）被申请人不应直接或间接对美出口、在美进口或在美销售涉案产品；（2）不应协助、鼓励、参与或引诱对美出口、在美进口或在美销售，除非经申请人同意或许可，或在双方和解协议允许的范围内；（3）被申请人应当停止对美出口、在美进口或在美销售涉案产品。被申请人不应当就本同意令寻求司法审查或对本同意令的有效性提出异议；（4）被申请人及其官员、董事、雇员、代理人以及任何其他代表被申请人并有其授权的实体或个人不应当对在任何行政或司法程序中主张的专利的有效性或可执行性提出异议。

值得注意的是，一旦签署同意令就必须按照同意令的要求来执行；否则，可能面临巨额罚款。

4、缺席

有些企业考虑到参与337调查程序的负担和费用而选择放弃抗辩，不参与调查。缺席的法律后果是，该公司将被视为已经放弃出席庭审、获得文件以及对调查中的指控提出质疑的权利。ITC可以假定申诉状中的所有指控都是真实的。

337调查针对的是产品，而不是企业。相同的产品可能会牵涉多家不同的企业，不同企业基于自身的不同情况会选择不同的应诉策略。有的企业直接选择缺席本也无可厚非。不过，对于费用的担忧，其实可以通过联合其他应诉企业分摊费用的方式来化解。

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编辑整理：GDLED

资料来源：中国贸易救济信息网、万商天勤律师事务所等

题图来源：网络图片

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深圳市同一方光电技术有限公司，创建于2009年，公司位于LED产业基地中国-深圳,是一家专注于研发及生产LED通用照明和LED专用照明的国家级高新技术企业；一直引领LED照明新技术并提供优异性能及稳健品质的LED产品和即时的服务，可为全球LED照明市场提供专业的、全面性的光源解决方案。产品包括COB正装、COB倒装、EMC产品系列（ 3030、3535、5050、7070、1A1A）陶瓷产品系列（3030、3535、5050）、模组等，广泛应用于智能照明、健康照明、植物照明、商业照明、户外照明、影视照明、舞台照明等，可为照明行业的LED光源设计和应用提供专业化、全系列技术支持和配套解决方案。

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